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Le Canada modernise son régime de dessins industriels

6 novembre 2018

Le 5 novembre 2018, d’importantes modifications apportées au régime de dessins industriels du Canada entreront en vigueur. Ces modifications seront mises en œuvre au moyen de modifications à la Loi sur les dessins industriels (la « Loi »), au Règlement sur les dessins industriels (le « Règlement ») et au Manuel des pratiques administratives en dessins industriels (le « Manuel »). Elles s’appliqueront à toute demande de dessin industriel déposée à compter du 5 novembre 2018.

Adhésion du Canada à l’Arrangement de La Haye

Bon nombre des modifications apportées au régime de dessins industriels du Canada ont pour but de faciliter l’adhésion du Canada à l’Arrangement de La Haye. L’Arrangement de La Haye est un traité international qui établit un système permettant d’acquérir et de gérer des droits de dessin industriel dans les pays membres au moyen d’une seule demande déposée auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Mise en œuvre de l'Arrangement de La Haye

Le nouveau Règlement comporte des dispositions qui traitent des demandes visées par l’Arrangement de La Haye qui sont déposées au Canada, ainsi que des enregistrements qui découlent de telles demandes. Les nouvelles dispositions qui suivent méritent une attention particulière :

  • La date de dépôt d’une demande visée par l’Arrangement de La Haye sera la même que celle de l’enregistrement international correspondant.
  • Une demande visée par l’Arrangement de La Haye peut contenir jusqu’à 100 dessins industriels de même classification selon le système de classification de Locarno. Cependant, il revient aux bureaux nationaux de déterminer l’admissibilité des dessins présentés dans le cadre d’une même demande.
  • Une demande visée par l’Arrangement de La Haye sera examinée uniquement à des fins de formalité et enregistrée subséquemment. Tout examen en profondeur d’un enregistrement international sera mené par les bureaux nationaux désignés par le demandeur.
  • Si le Bureau des dessins industriels détermine qu’un dessin soumis dans le cadre d’une demande visée par l’Arrangement de La Haye est admissible à l’enregistrement, il fera parvenir une déclaration d’octroi de la protection au Bureau international; le dessin sera alors réputé être enregistré au Canada.
  • Les enregistrements visés par l’Arrangement de La Haye seront consignés dans le Registre international, et non dans le Registre canadien, et ne seront pas republiés dans la base de données en ligne sur les dessins industriels canadiens.

Période de protection

Aux termes de l’ancien régime, la protection dont bénéficiait un dessin industriel canadien prenait fin dix (10) ans après la date de l’enregistrement. Pour les demandes déposées à compter du 5 novembre 2018, la période de protection de tout enregistrement qui découle de ces demandes se terminera à la dernière des éventualités suivantes : dix (10) ans après la date de l’enregistrement, ou quinze (15) ans après la date du dépôt de la demande.

Droits de maintien

Sous l’ancien régime, le propriétaire d’un dessin industriel devait verser des droits de maintien avant la fin d’une période de cinq (5) ans suivant la date d’enregistrement du dessin pour bénéficier d’une pleine période de protection de dix (10) ans. Ce système sera maintenu dans le nouveau Règlement, mais le versement des droits de maintien couvrira désormais la période de protection maximale restante de l’enregistrement.

Publication des demandes en attente

Selon l’ancien régime, le Bureau des dessins industriels devait préserver la confidentialité d’une demande jusqu’à l’enregistrement du dessin visé par cette demande. Les demandes nationales déposées après le 5 novembre 2018 seront rendues accessibles au public à la première des éventualités suivantes : le jour de l’enregistrement du dessin, ou à la date qui tombe trente (30) mois après la première date de priorité. En l’absence d’une demande de priorité, la demande sera rendue accessible au public trente (30) mois après la date de dépôt au Canada.

Enregistrement des transferts

Le Bureau des dessins industriels enregistrera le transfert d’une demande ou d’un dessin industriel enregistré sur réception d’une demande écrite. Il ne sera plus nécessaire de produire un acte de cession ou autre preuve si la demande de transfert est faite par le demandeur ou le propriétaire inscrit. Cependant, une preuve du transfert sera exigible si la demande est déposée par le cessionnaire.

Fait important, la Loi, en sa version modifiée, précise que le transfert d’un dessin industriel enregistré qui n’est pas enregistré auprès du Bureau des dessins industriels sera nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert à celui-ci a été enregistré. À la lumière de cette nouvelle disposition, il est fortement suggéré d’enregistrer tous les transferts.

Soulignons également que tout transfert de propriété d’une demande visée par l’Arrangement de La Haye, ou d’un enregistrement visé par ce dernier, peut être consigné uniquement par le Bureau international.

Enregistrements de dessins industriels

Le Bureau des dessins industriels n’émettra plus de certificat d'enregistrement. Il émettra désormais aux demandeurs un avis lorsque leur dessin sera enregistré. Cet avis sera accompagné d’une copie de la demande.

Description et esquisses

Une demande ne doit plus inclure obligatoirement une description écrite du dessin industriel. Par contre, la nouvelle version du Manuel précise que toutes les caractéristiques d’un dessin (c’est-à-dire sa forme, sa configuration, ses motifs et ses éléments décoratifs) montrées dans les esquisses seront réputées faire partie du dessin, sauf si la demande comprend une déclaration limitant le dessin en question à des caractéristiques précises. Toute caractéristique à exclure peut être indiquée dans les esquisses sous forme de lignes pointillées ou brisées, par estompement ou au moyen de couleurs contrastantes. Il est donc recommandé d’examiner attentivement toutes les esquisses d’une demande avant le dépôt de celle-ci afin de déterminer s’il y a lieu d’y inclure des déclarations limitatives.

Aux termes de la nouvelle version du Manuel, les demandes pourront contenir plus d’une esquisse montrant l’objet du dessin industriel dans son environnement.

De plus, une demande pourra comprendre désormais des photographies et des reproductions graphiques, le demandeur n’étant plus tenu de se limiter à l’un ou l’autre de ces modes de représentation.

Demandes divisionnaires

Le nouveau Règlement maintient l’exigence selon laquelle une demande de dessin industriel doit être limitée à un seul dessin, ou à des variantes d’un dessin, s’appliquant à un seul objet ou à un ensemble d’objets. Il précise toutefois que les variantes doivent être des dessins industriels s’appliquant au même objet ou au même ensemble d’objets, et qu’elles ne doivent pas différer substantiellement les unes des autres. Cette définition semble élargir le champ d’application de l'exigence d’un seul dessin par demande.

De plus, un demandeur peut désormais déposer des demandes divisionnaires pour tout élément divulgué dans la demande originale à la date de dépôt. Par conséquent, d’autres éléments figurant dans la demande originale, y compris les éléments illustrant l’environnement, peuvent faire l’objet d’une demande divisionnaire, et ce, même s’ils ne faisaient pas l’objet de la demande originale.

Toute demande divisionnaire doit être déposée dans les deux (2) ans suivant la date de dépôt de la demande originale. Cependant, cette limite de temps ne s’applique pas aux situations où une demande doit être divisée à la suite d’une demande du Bureau des dessins industriels. Même dans un tel cas, toute demande divisionnaire doit être déposée 1) dans les six (6) mois suivant la demande originale et 2) avant l’enregistrement de la demande originale.

Examen – Prolongation

Conformément aux pratiques existantes, le Bureau des dessins industriels produira un rapport exposant les objections à l’enregistrement d’un dessin industriel. En vertu du nouveau Règlement, le délai pour répondre à un tel rapport sera réduit à trois (3) mois. De plus, ce délai ne pourra être prolongé qu’une seule fois, et cette prolongation se limitera à six (6) mois.

Examen avancé

Le nouveau Règlement codifie une pratique existante par l’ajout d’une nouvelle disposition, laquelle prévoit qu’un demandeur peut demander le devancement de l’examen de sa demande s’il s’acquitte des droits à cet effet.

Sursis à l’enregistrement

Selon les pratiques existantes, un demandeur peut, avant l’enregistrement, déposer une demande de sursis à l’enregistrement, pourvu que le Bureau des dessins industriels dispose de suffisamment de temps pour traiter la demande. Cette disposition sera maintenue, mais le nouveau Règlement établit une limite au sursis, soit un maximum de trente (30) mois suivant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de la demande de priorité. De plus, une demande de sursis d’enregistrement ne pourra être faite pour un dessin qui fait l’objet d’une demande visée par l’Arrangement de La Haye.

Nouveauté

Un nouvel article de la Loi, ajouté pour traiter de la nouveauté d’un dessin, introduit un changement important. Plus précisément, le critère antérieur de « dessin original » en tant que condition d'enregistrement a été remplacé par le critère vraisemblablement moins strict de « dessin nouveau ».

De plus, la « période de grâce » permettant le dépôt d’une demande jusqu’à un an après la divulgation au public d’un dessin par le demandeur sera désormais déterminée en fonction de la date de priorité et non de la date de dépôt. Il s’agit d’un changement opportun, notamment pour les demandeurs qui participent aux salons professionnels à titre d’exposants, entre autres.

Le nouveau Règlement comporte également une autre nouvelle disposition bien attendue qui permettra aux demandeurs de demander une protection pour des dessins similaires déposés à moins de douze (12) mois d’intervalle. Sous le régime précédent, lorsque des dessins similaires étaient déposés à différentes dates, l’enregistrement du premier dessin déposé pouvait bloquer l’enregistrement des dessins subséquents, faute de nouveauté. Aux termes du nouveau Règlement, si la date de dépôt de la demande subséquente n’est pas plus de douze (12) mois après la date de dépôt de la première demande, le dessin dans la première demande ne sera pas réputé faire partie de l’art antérieur de la demande subséquente.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Sunny Handa                     514-982-4008
Anthony Prenol                  416-863-4292
Brett Slaney                       416-836-2518
Santosh Chari                    416-836-3166

ou un autre membre de notre groupe Propriété intellectuelle.